Marka hukukunda kural olarak, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici özelliğe haiz olması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, bahse konu işaretin ayırt edici niteliği olmasa dahi kullanım sonucunda bir ayırt edicilik kazanmış olabilir. SMK m.5/2’de bu durum şu şekilde düzenlenmiştir:
“Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.”
Madde metninde atıf yapılan SMK m.5/1-b, c ve d bentlerindeki mutlak ret nedenleri şu şekilde ifade edilmiştir:
“b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.”
SMK m.5/2’nin gerekçesinde ise benzer hükmün AB Marka Tüzüğünde de yer aldığını ve temelde marka olamayacak bir işarete, ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getiren müteşebbisin korunduğundan söz edilmiştir.[1]
Yine SMK’nin hükümsüzlük hallerini düzenlemiş olduğu 25. maddenin 4.fıkrasında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan işaretlerle ilgili de bir düzenlemeye yer verilmiştir. İlgili maddenin lafzı şöyledir:
“Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.”
Ayırt edicilik teriminin soyut ve somut olarak ikiye ayrıldığından söz etmek gerekir. Soyut ayırt edicilik genel anlamıyla, marka olarak tescile elverişli olmayan işaretlerdir. Yani, soyut ayırt ediciliği olmayan işaretler, kullanım yoluyla bile ayırt edicilik kazanamazlar.[2] Bu durumda, SMK m.5/2’de söz edilen ayırt edicilik teriminden anlamamız gereken somut ayırt ediciliktir. Somut ayırt edicilik ise, tüketiciler tarafından herhangi bir şekilde ayırt edilemeyen işaretlerdir. Bu duruma örnek olarak, tek renk kullanımının marka olarak tescil istemi verilebilir. Renklerin, uzun ve yaygın kullanımı sonrası ayırt edicilik niteliği kazanması ise mümkündür. Milka’nın Lila renginin her ne kadar somut ayırt ediciliği olmasa da, yoğun kullanım sonucu bilinirlik oranının %90 seviyesine ulaştığı ve tescil edilmek istenen sektördeki emtiaların anılan renk ile özdeşleştiği kabul edilerek tescili sağlanmıştır.[3]
Üzerinde durulacak bir diğer konu ise markaların ayırt edicilik kazanması için ne kadar süre ve ne yoğunlukta kullanacağının ne 556 sayılı KHK’da ne de SMK’de somut bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu durumda, marka olarak tescil edilmek istenen işaretin kullanımı sonucu ilgili mal/hizmetle özdeşleşmiş olması aranır. Bu durumda belli bir süre ve yoğunlukta kullanım sonucu artık o işaret, niteliğini kaybederek işletmenin mal/hizmetlerini niteler hale gelmektedir.[4]
Bazı durumlarda tescili istenen işaret her ne kadar bir işletmenin mal/hizmetlerini niteleyecek ve tüketicide o işletmenin mal/hizmetini çağrıştıracak süre ve yoğunlukta kullanılsa da asıl niteliğini kaybetmesi mümkün gözükmeyebilir. Konuyla ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Cheimsee” kararına değinelim:
Cheimsee önceki bilinen anlamından soyutlanmış olsa da önceki bilinen anlamı da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bavyera’da bir gölün adı olan “Chiemsee” ibaresinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak marka olarak algılanmaya başlanmış olsa da aynı zamanda hala gölün adı olmaya ve bu anlamıyla da kullanılmaya devam etmekte olduğunu ifade etmektedir. Bu durumda, anlatılmak istenen tescili istenen işaretin asıl niteliğini ve anlamını kaybetmesi kastedilmemekte, işletme ile bütünlük sağlayıp sağlamadığı üzerinde durulmalıdır.[5]
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bir diğer önemli kararı ise, “Have a Break” kararından da bahsetmek isterim:
“Have a Break” sloganının marka olarak tescili istendiğinde İngiltere Patent Ofisi bu başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kararıyla tescil istemini reddeder. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı, bu ifadenin kullanım sonucu Nestlé firmasının bu tescil isteminin haklı olduğunu ve marka işlevi gördüğünü kabul etmiştir.[6] ABAD’ın burada üzerinde asıl durduğu soru; “Have a Break” ifadesinin “Have a Kit-Kat” ifadesi olmadan da ayırt edicilik sağlayıp sağladığıdır. Yani bu karar, bu ifadenin ilgili çevre tarafından bir işletme ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği sorusunun cevapları değerlendirilerek alınmıştır.[7]
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, “Ayakkabı Dünyası” markasının 1923 yılından beri, ayakkabı çanta vb. ürünlere yönelik satış yapan şirketin bu ibare altında faaliyet gösterdiği ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazandığı kararı verilmiştir.[8]
Özetlememiz gerekirse; başlangıçta ayırt edici olmayan bir işaretin sonradan ayırt edici nitelik kazanması mümkün gözükmektedir. Bu ayırt ediciliğin soyut ayırt edicilik olamayacağını, ancak somut ayırt edicilik durumunda ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Ayrıca bu durumun yalnızca SMK’deki 5/1-b,c ve d bentleri için geçerli olduğunu unutmamak gerekir.
[1] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB-14B783211D78.pdf (erişim tarihi: 19.04.2021).
[2] B. AKSAKAL, A. ÇETİN (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Y.L Programı, Marka Hukuku dersi sunumu, 15.10.2019, Basılmamış ders notları).
[3] A.g.e.’den naklen A. AYTEMİZ ÖZÜNEL; ″ Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması Ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi″ ( Uzmanlık Tezi), T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı s.64-66.
[4] ÇOLAK, U. ‘’Türk Marka Hukuku’’, 2018, İstanbul, Oniki Levha Yayınları, 4.B. s.40,166.
[5] MUTLUOĞLU T., ‘’Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması’’, Ankara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010 s.38.
[6] B. AKSAKAL, A. ÇETİN (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Y.L Programı, Marka Hukuku dersi sunumu, 15.10.2019, Basılmamış ders notları).
[7] MUTLUOĞLU T., a.g.e. s.43.
[8] Bkz. Yargıtay 11. HD. 05.04.2004 T., 2003/9027 E., 2004/3569 K.