(Görsel http://www.stage2planning.com/blog/bid/62080/Too-Many-Advisors-Think-Complicated-Is-Better-Than-Simple adresinden alınmıştır.)
Avrupa Birliği Adalet Divanının 11/09/2007 tarihli C-17/06 sayılı “Celine” ön yorum kararında, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, -tescilli marka kapsamındaki mallarla- aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak edinmesinin, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunun yanıtı verilmiştir.
Adalet Divanına kadar giden süreç aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Yorum kararına konu uyuşmazlık “CELİNE SA” ve “CELİNE SARL” firmaları arasındadır ve sonraki firmanın “celine” ibaresini ticaret unvanı ve dükkan ismi olarak kullanmasıyla ilgilidir.
1928 yılında kurulan “CELİNE SA” firmasının ana iştigal alanı giysilerin ve moda aksesuarlarının tasarımı ve pazarlanmasıdır. “CELİNE SA”, “celine” kelime markasının 1948 yılında “giysiler ve ayakkabılar” mallarını da içerecek biçimde tescil ettirir. Markanın yenilemesi geçen yıllar içerisinde kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Bay Grynfogel, 1950 yılında “Celine” ismiyle ”erkek ve kadın giyimi” alanında ticaret yapacak biçimde Nancy (Fransa’da bir şehir) Ticaret ve Şirketler Sicilinde kayıt işlemini gerçekleştirir. “CELİNE SARL”, “celine” ismiyle ticari faaliyet gösterme hakkının Bay Grynfogel’le başladığını ve bu hakkın devirler yoluyla kendisine geçtiğini belirtmektedir. “CELİNE SARL”, Ticaret ve Şirketler Siciline “hazır giyim, iç çamaşır, giysi, kürk, kıyafet ve çeşitli giyim aksesuarları” alanında faaliyet gösterecek biçimde 1992 yılında kaydedilmiştir.
Durumdan haberdar olan “CELİNE SA”, “celine” markasına tecavüzün ve “celine” ibaresinin şirket veya ticari işletme ismi olarak kullanılması yoluyla ortaya çıkan haksız rekabetin durdurulması ve zararının tazmini amaçlarıyla, “CELİNE SARL” aleyhine hukuki prosedürleri başlatır.
Nancy Bölgesel Mahkemesi 2005 yılında verdiği kararla “CELİNE SA”nın tüm taleplerini haklı bularak, “CELİNE SARL”ın “celine” kelimesini tek başına veya başka eklerle birlikte kullanmasını yasaklar ve şirket unvanının “celine” markasıyla karıştırılmayacak biçimde değiştirilmesi ve 25000 Euro tazminat ödenmesi yönünde hüküm verir.
“CELİNE SARL” bu karara karşı itiraz eder ve dava Nancy Temyiz Mahkemesine taşınır. “CELİNE SARL” temyiz talebinde, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan işaretin şirket veya dükkan işletme ismi olarak kullanılmasının tescilli markaya tecavüz sonucunu doğurmayacağı, şirket veya dükkan isminin malları veya hizmetleri ayırt etme gibi bir işlevinin bulunmadığını, bu nedenle malların kaynağı hakkında tüketicilerde karıştırmanın ortaya çıkmayacağını iddialarını öne sürmektedir.
Nancy Temyiz Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurur ve Adalet Divanına ön yorum kararı verilmesi amacıyla takip eden soruyu yöneltir:
Direktifin 5(1) maddesi, üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın tescilli bir kelime markasını, aynı malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak edinmesi, tescilli marka sahibinin münhasır haklarını kullanarak yasaklayabileceği ticaret sırasında kullanım kapsamına girmektedir, biçimde mi yorumlanmalıdır?
Karar içeriğinin aktarılmasından önce Direktif madde 5’in ilgili bölümünün içeriğini aktarmak yerinde olacaktır:
“5. Tescilli marka sahibine münhasır haklar sağlayacaktır. Marka sahibi kendisinden izin almamış üçüncü şahısların ticaret sırasında aşağıda sayılan biçimlerdeki kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır:
(a) Markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için aynı işaretin kullanımı.”
Adalet Divanı, ilk olarak, kendisine yöneltilen soruyla ulusal mahkemenin, tescilli bir kelime markasıyla aynı olan bir işaretin, tescilli marka kapsamında yer alan mallarla aynı malların pazarlanmasına yönelik olarak üçüncü bir kişi tarafından izinsiz biçimde şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanımının, Direktif madde 5(1) çerçevesinde marka sahibi tarafından engellenebilecek nitelikte bir kullanım olup olmadığı sorusunun yanıtını aradığını belirtmiştir.
Adalet Divanının önceki içtihatından (Arsenal kararı – C-206/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02; Adam Opel kararı – C-48/05) görüleceği üzere, tescilli bir markanın sahibi kendi markasıyla aynı olan bir işaretin kullanımını, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında aşağıdaki dört koşulun yerine gelmiş olması halinde engelleyebilir:
- Kullanım ticaret sırasında olmalıdır.
- Kullanım konusunda marka sahibinin izni olmamalıdır.
- Kullanım markanın tescil edildiği mallarla / hizmetlerle aynı mallar / hizmetler için olmalıdır.
- Kullanım markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini, etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmalıdır.
Adalet Divanına göre, incelenen vakada, kullanımın ticaret sırasında olduğu (kazanç amacıyla gerçekleştirilen ticari bir aktivite olduğu, özel bir kullanım olmadığı) ve tescilli markanın sahibinin kullanıma izin vermediği açıktır. Buna karşılık, davalı “CELINE SARL” kendi kullanımının, tescilli marka kapsamındaki mallarla aynı mallara yönelik olduğunu kabul etmemektedir.
Adalet Divanına göre, bir şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin amacı malların veya hizmetlerin ayırt edilmesini sağlamak değildir (bkz. Robelco kararı – C-23/01; Anheuser-Busch kararı – C-245/02). Ticaret unvanın amacı bir şirketin kimliğini saptamak, şirket veya dükkan isminin amacı ise faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmaktır. Bu doğrultuda, şirket isminin, ticaret unvanının veya dükkan isminin kullanım amacı, bir şirketin kimliğini saptamak veya faaliyeti süren bir ticari işletmeyi adlandırmak olarak sınırlandırılınca, bu nitelikte kullanım, Direktif madde 5(1) kapsamına giren “mallara veya hizmetlere yönelik kullanım” olarak kabul edilemez.
Bunun tersine, üçüncü şahsın pazarladığı malların üzerine şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşan işareti taktığı (yapıştırdığı, iliştirdiği) halde, madde 5(1) kapsamına giren “mallara ilişkin kullanım” ortaya çıkar (bkz. Arsenal kararı – C-206/01; Adam Opel kararı – C-48/05).
Buna ilaveten, işaret takılmamış (yapıştırılmamış, iliştirilmemiş) olsa da, üçüncü şahsın işareti, şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini oluşturan işaretle, üçüncü şahıs tarafından pazarlanan mallar veya sunulan hizmetler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak biçimde kullanması halinde, “mallara veya hizmetlere ilişkin kullanım” ortaya çıkar.
İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın kullanımının ”mallara ilişkin kullanım” olup olmadığını belirlemek ise ulusal mahkemenin görevidir.
“CELINE SARL”ın diğer iddiası ise malların kaynağına ilişkin olarak ilgili kamu kesiminde karıştırılmanın oluşmayacağıdır.
Daha önce de belirtildiği üzere, tescilli bir markayla aynı işaretin, aynı mallar veya hizmetler için izinsiz biçimde üçüncü bir şahısça kullanımı, kullanımın, markanın işlevlerini, özellikle tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme yönündeki temel işlevini etkiler veya etkilemeye müsait nitelikte olmadığı sürece, Direktif madde 5(1) uyarınca engellenemez. Bu durum, üçüncü şahsın işareti, mallarına veya hizmetlerine ilişkin olarak, “tüketicilerin işareti, malların veya hizmetlerin kaynağını gösterir bir isimlendirme olarak algılamasına müsait biçimde kullanması” halinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, işaretin kullanımı, markanın temel fonksiyonunu tehlikeye düşürür niteliktedir, şöyle ki, Topluluk mevzuatının kurmaya ve sürdürmeye çalıştığı düzgün rekabet sisteminde markanın asli rolü, markayı taşıyan malların veya hizmetlerin, kalitelerinden sorumlu tek bir işletmenin kontrolü altında üretildiğinin veya sunulduğunun garanti edilmesidir (bkz. Arsenal kararı – C-206/01).
İncelenen vakada, “CELINE SARL”ın “celine” işaretini kullanımının ”celine” markasının işlevlerini, özellikle asli işlevini, etkileyip etkilemediğini veya etkilemeye müsait olup olmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir.
Adalet Divanına göre incelenen vakada Direktif madde 6(1)(a)’da dikkate alınmalıdır. Direktif madde 6(1)(a), üçüncü şahsın kullanımının ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller kapsamında olması kaydıyla, marka sahibinin üçüncü şahsın kendi ismini veya adresini kullanımının engellenemeyeceği hükmünü içermektedir. Adalet Divanı, bu hükmün uygulama alanının sadece gerçek kişi isimleriyle sınırlı olmadığını önceden belirtmiştir (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02).
Ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüller koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, ilk olarak, üçüncü kişinin ismini kullanımının, kamunun ilgili kesiminde veya bu kesimin önemli bölümünde, üçüncü kişinin malları veya hizmetleri ile marka sahibi veya onun yetkilendirdiği kişi arasında ne ölçüde bir bağlantı kurulmasına yol açtığı göz önünde bulundurulmalıdır. İkinci olarak ise, üçüncü kişinin bu bağlantının ne ölçüde farkında olduğu dikkate alınmalıdır. Değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktörse, markanın tescil edildiği veya korumanın talep edildiği üye ülkede, malların veya hizmetlerin pazarlanması yoluyla üçüncü kişinin faydalanabileceği bir üne (bilinirliğe) sahip olup olmadığıdır (bkz. Anheuser-Busch kararı – C-245/02).
İncelenen vakada, ilgili tüm faktörleri dikkate alarak “CELINE SARL”ın tescilli marka sahibi “CELINE SA” aleyhine haksız rekabet kapsamına girecek faaliyette bulunup bulunmadığını belirlemek ulusal mahkemenin görevidir.
Yukarıda yer verilen tüm açıklamalar ışığında Adalet Divanı ulusal mahkeme tarafından yöneltilen soruyu takip eden biçimde yanıtlamıştır:
Üçüncü bir şahsın, marka sahibinin izni olmaksızın, önceden tescilli bir markayla aynı nitelikteki bir şirket ismini, ticaret unvanını veya dükkan ismini (- tescilli marka kapsamındaki mallarla – ç.n.) aynı olan malların pazarlanmasıyla ilgili olarak şirket ismi, ticaret unvanı veya dükkan ismi olarak kullanması, mallara ilişkin kullanımın markanın işlevlerini etkilemesi veya etkilemeye müsait olması halinde, Direktif madde 5(1)(a) kapsamında tescilli marka sahibinin engellemeye yetkili olduğu nitelikte kullanımı oluşturur. Bununla birlikte, Direktif madde 6(1)(a), yalnızca üçüncü kişinin kendi şirket ismini veya ticaret unvanını, ticaret veya sanayi alanında dürüst teamüllere uygun biçimde kullanması halinde, kullanımın yasaklanmasına engel oluşturabilir.
Adalet Divanının ön yorum kararı önemli eleştirilerin hedefi olmuştur. Eleştiriler, özellikle tescilli markalara tecavüzün gerçekleşmesi için aynı markanın aynı mallar / hizmetler için kullanılmasının (double identity – çifte ayniyet) yeterli görülmemesi, Adalet Divanının önceki içtihadıyla paralel biçimde markanın, malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayacak biçimde kullanılması gerekliliğinin altının çizilmesinden kaynaklanmıştır. Eleştiri sahiplerine göre, çifte ayniyet durumlarında dahi, bu hususun araştırılması, tecavüz tespitine varılmasını zorlaştırmaktadır.
Bloğumdaki önceki yazılarımda hakkında detaylı bilgi verdiğim ve 2014 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Taslak Marka Direktifi ve Taslak Topluluk Markası Tüzüğü ise Adalet Divanının “celine” kararında yer verilen yaklaşımı esas almanın yanısıra, tescilli marka sahibinin kullanımı yasaklayabileceği haller arasına yeni durumlar koyarak Direktif ve Taslağın uygulama alanını netleştirmektedir.
Taslak Direktif madde 10(2)(a) ya göre:
“2. …. (tescilli marka sahibi aşağıdaki durumlarda tescilli markasına dayanarak üçüncü kişilerin izinsiz kullanımını engelleme hakkına sahiptir:)
(a) İşaret tescilli markayla aynıysa ve markanın tescil edildiği mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için kullanılıyorsa ve bu kullanım markanın tüketicilere malların veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini etkiliyorsa veya bu işlevi etkilemesi mümkünse.
(b) …”
Taslak Direktif madde 10(3)(d) ise takip eden şekilde düzenlenmiştir:
“3. … (Özellikle aşağıda sayılan haller paragraf 2 uyarınca yasaklanabilir:)
…
(d) İşareti ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmak.
(e) …”
Taslak Tüzük’te yer alan paralel hükümler, aynı düzenlemelerin Topluluk Markaları için de kabul edilmesi yönündeki niyeti göstermektedir.
Yukarıda açıklanmaya çalışılan “celine” kararı, kanaatimizce Direktif açık olarak yazılmamış bir halin uygulanmasında karşılaşılan boşluk ve sıkıntıların Adalet Divanı tarafından doldurulması amacına hizmet etmektedir. Taslak Direktif ve Tüzük’te yer verilen “işaretin ticaret unvanı veya şirket ismi olarak veya ticaret unvanı veya şirket isminin parçası olarak kullanmasının tescilli marka sahibince engellenebileceği” yönündeki hüküm ise tescilli marka sahiplerinin lehine daha açık bir düzenleme getirmektedir.
Önder Erol Ünsal
Temmuz 2013
email@example.com