Mor rengi odağına alan Cadbury vs. Nestle davası marka hukuku alanında artık bir efsaneye dönüştü desek yeridir. Birleşik Krallık Mahkemelerini uzun süreden beri oyalayan bu uyuşmazlık, süreç içerisinde pek çok kez yenilgi alan Cadbury’nin zaferiyle nihayete erdi. Yüksek Mahkeme, temyiz talebini Cadbury lehine kısmen onayladı.
Ayırt ediciliğin kazanılması ve sicilde gösterilmesi noktasında geleneksel olmayan marka türleri arasından belki de en zoru renk markalarıdır. Çünkü, markayı oluşturulacak sözcükler, harfler, şekiller veya sayılar kombinasyonu gibi geleneksel işaretlerin ve geleneksel olmayan diğer marka türlerinin neredeyse sınırsız olmasına karşın; renklerin marka olarak kabul edilmesinde aynı çeşitlilikten bahsedilemez. Ayrıca, renklerin marka sicilinde gösterimi için RAL, HEX, Pantone gibi uluslararası kabul edilmiş renk sistemlerine göre bir renk kodu içermesi zorunluluğu vardır ve bu zorunluluk dolayısıyla renkler sınırlı/tükenebilir kabul edilir. Renk kombinasyonları bir yana bırakılırsa, özellikle soyut renklerin marka olarak bir kişinin tekeline hasredilmesi, diğer kişilerin o renkleri kullanma hürriyetini ve rakipler arası rekabeti son derece kısıtlayıcı etki doğurur. Bu nedenle konu renk markası olunca bilhassa titizlikle ve hassasiyetle konunun üzerine eğilmek gerekir.
Soyut bir rengin marka olarak tescil edilmesi hiç kolay olmamakla birlikte, bunun için AB Adalet Divanı’nın Libertel kararı uyarınca üç koşulun sağlanmış olması gerekir. Başvuru konusu soyut renk (i) bir işaret niteliği taşımalı, (ii) grafiksel gösterimi mümkün olmalı ve (iii) mal ve hizmetleri birbirinden ayırt edici nitelikte olmalıdır[1]. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi bu içtihattan yola çıkarak renk markaları hakkında, özellikle marka hukuku tutkunu çikolata severlerin ağzını sulandıracak bir değerlendirme yapar.
Uyuşmazlığın Arka Planı
Cadbury, 15 Ekim 2004 tarihinde “Malların ambalajının tüm görünen yüzeyine uygulanan veya tüm görünen yüzeyinde baskın renk olarak uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)” ifadesini içeren tarifnameyle beraber dikdörtgen şeklinde gösterilen ve mor bir bloktan oluşan marka başvurusunda bulunur. 2013 yılında Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi, başvuru açıklamasındaki “baskın” ifadesini hukuki belirliliğe aykırı ve haksız rekabete yol açması muhtemel bulur[2].
Bu yenilginin üzerine Cadbury, 30. sınıfta tescil edilmek üzere her biri farklı tasvire sahip üç yeni renk markasının tescili için Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (UKIPO)başvuruda bulunur ve bu sefer marka tarifnamelerinde “baskın renk” ifadesine yer vermez.
Söz konusu renk markası başvuruları aşağıdaki gibidir:
- 3 019 362 nolu başvuru (362)
Marka tarifnamesi: Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)
- 3 019 361 nolu başvuru (361)
Marka tarifnamesi: Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)
- 3 025 822 nolu başvuru (822)
Marka tarifnamesi: Başvuru formunda gösterilen mor renk (Pantone 2685C)
Bunun üzerine Nestle, markaların işaret teşkil etmediği gerekçesiyle bu üç marka başvurusuna itiraz eder. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı (The Hearing Officer), 362 numaralı başvuruya olan itirazı reddeder; 361 ve 822 numaralı başvurulara yapılan itirazı kabul eder.
Temyiz Kararı[3]
Yargıç Meade J, uyuşmazlığı iki hukuki soruna indirgeyerek inceler. Birinci sorun, 361 numaralı marka tarifnamesinde artık “baskın” olarak ifadesine yer verilmemesinin markanın işaret olmaması yönündeki önceki tarihli karardaki tespiti değiştirip değiştirmeyeceğidir. Hâkime göre, bu yeni tasvirle birlikte ürünlerin ambalajlarında rengin muhtemel kullanım şekilleri hala sınırsızdır ve bu ifade tüm yüzeyin yanı sıra hem baskın kısmı hem de diğer başka kullanım yollarını kapsayabilir. Hatta bu marka tasvirinin, 2013 yılındaki karara konu tasvirden daha kötü olduğunu, uygulamaya dair tüm sorunları barındırdığını ve daha fazlasını eklediğini belirterek UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını onaylar, böylece 361 numaralı başvuruya yapılan itiraz kabul edilmiş olur.
İkinci sorun ise, 822 numaralı markanın tasvirinde hiçbir kullanım şekline yer verilmemesine rağmen yine de markasal işaret teşkil edip etmeyeceğidir. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı, bu başvurunun da 361 numaralı marka başvurusu gibi reddedilmesi gerektiğine karar verir, çünkü marka başvurusunda gösterilen mor rengin işaret olarak ambalaj üzerinde mi, reklam konusu materyalde mi yoksa bizzat üründe mi kullanılacağı hususu net değildir. Çikolatanın yani ürünün mor olması veya çikolata ambalajının mor olması gibi temelde iki farklı kullanım şekli ihtimal dahilindedir.
Bu sorun esasen ABAD’ın renk marklarının hangi koşullarda tescil edilebileceğine dair saptamalar içeren Libertel Kararıyla ilgilidir ve Yüksek Mahkeme de bu içtihattan hareketle altı farklı argümanla konuya farklı açıdan yaklaşır:
- Libertel uyuşmazlığındaki işaret soyut bir renktir (the colour per se), ne eksik ne de fazla. Bu kavramsal olarak tek bir şeydir.
- Rengin kullanımı ambalajlarda, ticari belgelerde, reklamlarda veya bizzat malların kendisinde gerçekleştiğinde aynı işaretin kullanımını teşkil eder. Kullanım sadece farklı bir kontekstte gerçekleştiği için farklı bir işaretten söz edilemez.
- “Baskın” gibi ifadeler, belirsizliğe / biçimlerin çokluğuna sebep olur; fakat soyut renkten oluşan bir işaret buna yol açmaz.
- UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararı, soyut bir renk markasının sadece, “ambalajın tüm yüzeyi” gibi tek bir kullanım şekliyle ilgili sınırlamanın bulunması şartıyla geçerli olacağı anlamına gelir. Oysa bu karar, 48. paragrafında tekrarlandığı gibi, “kontursuz” soyut bir rengin markasal işaret olabileceği yönündeki ABAD içtihadı ile tutarsızdır. UKIPO yetkililerinin yazılı beyanları, Libertel işaretine “doğru/uygun koşullarda” izin verildiğini açıkça kabul etmiştir, ancak Cadbury’nin koşulları doğru/uygun değilse başka başvuru sahibinin nasıl daha iyisini yapacağını anlamıyorum.
- Bu minvalde, Mr. Purvis’in, UKIPO kıdemli itiraz uzmanının gerekçesinin 362 ve 822 numaralı başvurular arasında tutarsız olduğu yönündeki beyanlarını kabul ediyorum.
- Daha genel olarak, karar, Libertel işaretinin hiçbir zaman veya neredeyse hiç geçerli olmaması sonucunu doğururdu. Mahkemenin 2013 tarihli kararındaki rasyosu, tam olarak Libertel işaretlerini kapsamamasına rağmen; benim görüşüme göre, Mahkeme bunları akılda tutmuştur ve iyi düşünülmüş bir gerekçeye dayanan kararlar, bir işaret için gereken koşulların potansiyel olarak sağlanacağını açıkça ifade eder.
Bu argümanlarla Yüksek Mahkeme, 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itirazın kabul edilmesine ilişkin UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını kaldırır/iptal eder, böylece söz konusu marka Cadbury lehine tescil edilebilir.
Sonuç ve Değerlendirme
Marka tarifnamesi “Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 362 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından reddedilir ve işaret Cadbury lehine marka olarak tescil edilir.
Marka tarifnamesi “Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 361 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz, buradaki tarifnamenin kullanım şekillerini sınırlandırmadığı gerekçesiyle hem UKIPO kıdemli itiraz uzmanı hem de Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilir ve işaret tescil edilmez.
Marka tarifnamesi “Başvuru formunda gösterilen mor renk” olan 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz ise, UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından 361 numaralı başvuru hakkında ifade edilen gerekçeye paralel gerekçeyle kabul edilir. Ancak Yüksek Mahkeme tarafından bu itiraz kabul kararı kaldırılır/iptal edilir ve işaret Cadbury lehine soyut renk markası olarak tescil edilir.
362 ve 361 numaralı başvuruların tarifnameleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, 362 numaralı başvuruya konu işaretin nasıl kullanılacağı yönünde yasal netlik söz konusudur. Diğer bir deyişle, marka siciline bakıldığında, 362 numaralı başvuruya konu renk markasının, ürünün ambalajının tamamını/tüm yüzeyini kaplayan bir renk olarak uygulanacağı hususunda kesinlik mevcuttur ve Cadbury lehine bu yönde münhasır bir kullanım hakkının varlığı nettir.
361 numaralı başvurunun sınırsız kullanım şekilleri barındırdığı ve yüksek belirsizlik taşıdığı gerekçesiyle tesciline izin vermeyen Yüksek Mahkeme, bu sefer kullanım şekline ilişkin hiçbir tarifname içermeyen 822 numaralı başvurunun marka olarak tesciline imkân sunar. Yüksek Mahkemenin 822 numaralı başvuruya ilişkin itirazı reddeden -yukarıda yer verdiğimiz- altı adet argümanı ise kanaatimizce ikna edici değildir. Çünkü 822 numaralı başvuruya konu soyut renk markası, akla gelebilecek tüm biçimlerde ve diğer renklerle kombinasyonlar halinde ambalaja, malın kendisine ve hatta malın tanıtımı faaliyetlerine uygulanabilecektir. Bilhassa bu sınırsız kullanım ihtimalleri ve belirsizlik gerekçeleriyle itirazı kabul edilen 361 numaralı başvuruya konu işaret ve tarifnamesi karşısında, sonsuz derecede kullanım imkânı sunan 822 numaralı başvuruya yapılan itirazın reddedilmesini anlamlandırmak oldukça güç. Marka siciline bakıldığında da, soyut rengin nasıl kullanıma konu olacağı hususunda hiç kimsenin, özellikle rakiplerin, hiçbir öngörüsü olamayacaktır. Bu denli hukuki belirsizlik oluşturan kararın ilerleyen günlerde daha çok tartışılacağı muhakkaktır.
Sergül BALSEVER
Ağustos 2022
DİPNOTLAR
[1]Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau Case C-104/01 [2003]
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9AC40A256EA4C8FADE8F8916F27CB638?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1214841
[2] https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1174.html