35. Sınıfta Marka Tescilinin Anlam ve Kapsamı: “Mağazacılık” Sınıfının Mal Sınıfları İle İlişkisi
1- Marka Tescilinde Problemli Bir Alan: 35. Sınıf
Marka tescili, -ayırt ediciliği yüksek marka vasfında değilse ( SMK 6/5 ) - sadece tescil edildiği sınıflar bakımından koruma sağlar. Diğer bir deyişle, bir ismin veya işaretin aynısının farklı sınıfta başkası tarafından tescil edilmesi mümkündür. Bu cümlemiz hakkındaki makalemiz için tıklayınız.
Marka tesciline ilişkin sınıf meselesi o kadar önemlidir ki 35. Sınıfı doğru anlamayan ve kullanmayan firmaların hak kaybına uğratılması çok kolay olabilir. Markanızın 35. Sınıfta tescilinin gerekip gerekmediği konusunda tereddütünüz varsa hemen bize ulaşıp marka tescili hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Daha somut olmak adına konuyu birkaç soru ile özetleyelim ve tartışmaya açalım:
i. Bir firmanın sadece 7. Sınıfta tescilli markasının/işaretinin aynısını 35.05/7 alt sınıfında tescil ettirebilir miyim? Diğer bir deyişle aynı markanın perakende satış hizmetleri sınıfında başkası tarafından tescili yaptırabilir mi?
ii. Bir firmanın sadece 35.05/7 alt sınıfında tescilli markasının/işaretinin aynısını 7. Sınıfta tescil ettirebilir miyim? Diğer bir deyişle aynı markanın emtia / mal sınıfında tescilini üçüncü kişiler yaptırabilir mi?
iii. Bir firmanın 35.05/7 alt sınıfında tescilli markasının/işaretinin aynısını 35.05/16 alt sınıfında (mal sınıfı bakımından benzerlik taşımayan bir alt sınıfta) tescil ettirebilir miyim?
2- İnternetten Satış Yapanlar – Satış Mağazası Sahipleri Sadece Mal Sınıfında Değil 35. Sınıfta da Marka Tescili Yaptırmalılar
Marka sahipleri sadece üretimini yaptıkları malları ve zaman zaman da bu mallara benzer malları kapsayan marka sınıfında marka tescil başvurusu yapmak yönünde bir eğilime sahiptir. Eğer üretici kendi markası altında çeşitli mallar üretiyor ve fakat “kendisine ait”: i. satış mağazasında, ii. internet ortamında (web sitesi veya online pazaryeri), iii. toptan veya perakende satış mağazalarında, iv. fabrika satış mağazası veya showroomlarında “satış amacıyla bir araya getirme, sergileme” hizmeti sunmuyorsa 35.05 alt sınıfının tescili yolunu tercih etmemesi (aşağıdaki tartışmalar hariç olmak üzere) makul kabul edilebilir. Fakat kendi markasının çatısı altında ürettiği farklı ürünleri (hatta bizce aynı ürünleri bile[1]) çeşitli yollarla bir araya getirip sergileyen tüm teşebbüsler, 35.05 alt sınıfını almalıdır. Kaldı ki bugün itibariyle yukarıda sayılan “satış amacıyla bir araya getirme” girişimini kendi web sitesi üzerinden gerçekleştirmeyen firma neredeyse kalmamıştır. Evde takı tasarımı yaparak, ev yapımı tarhana yaparak, salça yaparak bu ürünleri instagramdan (bir araya getirerek) satış amacıyla sergileyen küçük ölçekli işletmeler bile online perakendecilik hizmeti sunmaktadır. Bu nedenle bu kesim işletmeler bile 35.05 alt sınıfına tabi bir hizmet sunmaktadır.
Burada akıllara gelen ilk soru, 35.05. Sınıfında yani perakende satış hizmetleri sınıfında marka tescili olmayan ve fakat mal sınıfında tescilli markası bulunan bir firmanın bu markasıyla satış yapıp yapamayacağıdır. Elbette bu soru ile kastedilen husus, markanın sırf bu sınıfta tescilli olmaması nedeniyle satış yapamayacağı fikri değildir. Zira kimse buna engel olamaz. Bu soru ile kastedilen husus, kendi markasını 35.05 sınıfında tescil ettirmeyen bir üretici, bir başkasının aynı markayı 35.05 alt sınıfında (perakende sınıfında) almasına engel olup olamayacağıdır.
3- Sadece Mal Sınıfında Tescilli Markanın Aynısı, Başkası Tarafından 35. Sınıfta Tescil Ettirilebilir Mi?
Bilindiği üzere 35.05 sınıfı, aslında kime ait olduğuna bakılmaksızın, başkasına ait markayı taşıyan veya kendisine ait markayı taşıyan malların, öyle veya böyle bir araya getirilerek satışa sunulduğu bir hizmet modelini kapsar. Bu kapsamda klasik anlamda bakkallar, nalburlar, Migros ve benzeri toptancılar ile modern anlamda internet perakendecileri, online platform / sanal pazaryerlerinde (Trendyol gibi) satış yapan online mağaza sahipleri ile gösterilebilir. Mal sınıfında tescilli “markanın” aynısının, ayırt edilemeyecek kadar benzerinin (5/1-ç) veya benzerinin(6/1); 35.05 hizmet sınıfının aynı alt sınıfında tescil edilmesi için bir başkası tarafından yapılacak başvurunun mutlak ret nedeni kapsamında değil[2] nispi ret nedeni kapsamında değerlendirilmesi[3] ve itiraz üzerine sınıf benzerliği ve karıştırılma ihtimali mevcut olduğundan[4] reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yargıtay da güncel bir kararında, 30. Sınıfta tescilli marka sahibi tarafından, 35.05/30 alt sınıfı içi yapılan marka başvurusuna itirazlarının kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir[5].
Tam tersinden, örneğin sadece 35.05/09 alt sınıfında tescilli hizmet markası sahibinin, sonraki tarihli 09 mal sınıfında yapılan başvuruya SMK 6/1 kapsamında itiraz hakkının bulunduğu açıktır. Bu hususu, tersten ayrıca tartışmaya gerek görmüyoruz.
4- Sadece Mal Sınıfında Tescilli Markanın Aynısı Başkası Tarafından 35. Sınıfta “Benzer” Alt Gruplarda Tescil Ettirilebilir Mi?
Bilindiği üzere aynı veya benzer markanın benzer sınıfta tescili mümkün değildir. Yukarıda da tartışıldığı üzere, örneğin 09 sınıfında tescilli markanın 35.05/09 alt grubunda tescili mümkün olamayacaktır. Öğreti ve Yargıtay’ın güncel görüşü de bu yöndedir. Bu soruda incelenmek istenen husus, 09 sınıfı ile benzerlik taşıdığı değerlendirilecek diğer sınıflar veya diğer alt sınıfları kapsayacak şekilde başvuru yapılması halinde buna da itiraz hakkı tanınabilir mi? Bu biraz daha zor bir sorudur.
Yargıtay'ın Mutlu Balon kararına konu olan davada; davacı markaları, "mutlu" ibareleri ile sadece 30.01’de yani, “Makarnalar, mantılar, erişteler. Her türlü un, irmikler, nişastalar.” sınıfında tescilli (seri marka) ve fakat 35. Sınıfta tescilli değildir. Başvuru sahibi tarafından "mutlu balon" ibaresi ile 35.05/30 alt grubunda yapılan marka başvurusuna itiraz edilmiştir. Yerel mahkemece önce sadece 35.05/30-01 yönünden markanın tescil edilemeyeceği kabul edilmiştir. Yargıtay bu kararı bozararak, “benzerlik taşıyan” diğer 30/02 vd. alt sınıfları bakımından da tescil edilemeyeceğini ifade etmiştir. Davacının seri marka sahibi olmasının karara etki ettiği değerlendirilebilecek olsa bile Yargıtay’ın konuyla ilgili aynı nitelikli[6] başka[7] kararları[8] ve hatta ilkesel bir kararı da mevcuttur[9]. “Akfa Kararı” olarak adlandırılan bu davada Yargıtay, “1-34 emtia gruplarında yer alan mallar ile 35. sınıf 06. (05) Alt grubunda özel olarak sınırlandırılmış malların benzerlik göstermesi halinde her iki sınıfın birbiri ile benzer olarak kabul edilmesi gerektiği” görüşünü açıkça ifade etmiştir.
5- 35. Sınıfta Tescilli Bir Markanın Tescil Başvurusunda Kapsamına Almadığı Alt Sınıfları İçeren Aynı Markanın Durumu
Kafa karışıklığına mahal vermemek için bu sorunu bir örnekle ele almak doğru olacaktır. “X” markası için başvuru yapıldığını, başvuru kapsamında 35.05 sınıfının 07 nci alt sınıfı kapsamına aldığını ve tescil edildiğini varsayalım. Aynı “X” markası için üçüncü bir kişi 35.05 sınıfının 16 ncı alt sınıfını kapsamına alacak şekilde marka tescil başvurusu yaptığında Kurum nasıl bir yol izlemelidir? TOPCU bu durumda iki alt grup arasında sınıf benzerliğinin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın ikinci başvurunun itiraz üzerine reddedilmesi gerektiği görüşündedir[10]. Biz bu görüşe katılamıyoruz. Zira iki markanın aynı veya aynı türdeki hizmetlere konu edindiğini peşinen kabul etmek doğru değildir. Ticari faaliyetleri kapsamında her iki markanın da perakendecilik alanında kullanılacak olması “aynı veya aynı türde hizmet” olarak değerlendirilmemelidir. Aksi halde marka tescili ile amaçlanan tekel hakkının amacından fazla kuvvetlendirilmiş olacağı açıktır. Zira Yargıtay da çeşitli kararlarında iki 35.05 markasının karşılaşması halinde, alt grupta sınıf / mal benzerliği yoksa ikinci başvurunun tesciline karar verilmesi gerektiği görüşündedir[11].
Sonuç Olarak
Mal sınıfında tescilli marka sahibi tescile konu markasını kullanarak ürettiği ürünleri elbette 35.05 sınıfını almadan satabilir. Malın üretimi, satılması içindir. Bunun aksini düşünmek abesle iştigal olur. Fakat satım faaliyetinin bir tür hizmete dönüştüğü hallerde (ki bunların ne olduğu konusunda net bir çizgi çizilemez) artık “sadece mal sınıfında tescili bir marka ile” hizmet sınıfında (35.05) faaliyet gösterilmeye başlanmış demektir ki bu da aynı markanın başkasına adına 35.05 için tescillenmiş olduğu bir senaryoda marka ihlali anlamına gelir.
Mal sınıfında tescilli marka sahibi, aynı markanın, bir başkası tarafından, 35.05’in ilgisiz alt gruplar seçilerek tescil edilmesine engel olamaz. Bu marka başvurusunun yayımına itirazı (kötüniyetli tescil, tanınmışlık düzeyi yükseklik ve tanınmış marka halleri hariç olmak üzere) reddedilmelidir. Fakat mal sınıfında tescilli marka sahibinin, aynı markanın, bir başkası tarafından, 35.05’in aynı veya benzer alt grupları (mal sınıfları) seçilerek yapılan başvurusuna engel olma ve itiraz etme hakkı mevcuttur. Konuyla ilgili çok sayıda Yargıtay kararı mevcut olup, Yargıtay’ın güncel görüşü, mal sınıfı ile 35.05 karşı karşıya geldiğinde veya tam tersi senaryoda, sınıf benzerliğinin varlığı yönündedir.
[1] Bunun en tartışmalı örneği tek tip bir yazılımın web sitesi üzerinden satışa sunulmasıdır. Yazılımı üreten firma bunu bir marka altında pazarlar ve bu markayı sadece ilgili mal sınıfında (yazılımlara ilişkin) tescil ettirirse bizce hatalı bir politika yürütmüş olur. Tek tip bir yazılımı, mal sınıfında tescilli markası ile web sitesinden satması, “farklı malları bir araya getirme” tanımına uygun görünmeyebilir. Fakat ortada somut olarak sunulan bir hizmet mevcuttur. Müşterilerin “malı” elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “bir malın” farklı versiyonlarını (deneme sürümü ve pro versiyonu gibi veya basic, pro, advanced paketler gibi) bir araya getirerek sergilemektedir. Bu durumda satıcının “malları” bir araya getirmediği iddia edilemeyecektir.
[2] Mutlak ret nedeni (5/1-ç) kapsamında değerlendirilebilmek için markaların “aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler” kapsamında olması gerekir ki somut örnekte aynı “tür” sınıftan söz etmek mümkün görünmemektedir. Zira biri mal sınıfı, biri hizmet sınıfıdır.
[3] Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/1 kapsamında sınıf benzerliğinin mevcut olduğu gerekçesiyle.
[4] Topcu, D. (2020). Marka Sınıflandırmasında 35. Sınıf İçeriğinin Perakende Satış Hizmetleri Alt Grubu Açısından Sağladığı Koruma, International Journal of Social, Political and Economic Research, Volume 7, Issue 4, s.916.
[5] “Mutlu Balon Kararı” : Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 01.06.2021 tarihli, 2020/5651 E. - 2021/4657 K. sayılı kararı.
[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 30.03.2021 tarihli, 2020/2313 E. - 2021/3094 K. sayılı kararında: 25/01 sınıfında tescili markanın itirazı nedeniyle 35.05/25-01-02-03 alt grupları yönünden yapılan başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle karar verilmiştir.
[7] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 22.04.2021 tarihli, 2020/2335 E. - 2021/3976 K. sayılı kararında: 29. Sınıfta tescilli markanın, 35.05-29 alt sınıfına ve benzeri diğer alt sınıflara itiraz edebileceği kabul edilmiştir.
[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2020 tarihli, 2020/1004 E. - 2020/5605 K. sayılı kararında: “..davalı başvurusunun dava konusu yapılan kısmının 30. sınıf mallar ile 35. sınıfta yer alan 30. sınıf malların satış hizmetleri olduğu, davacının itirazına mesnet "Fitküvi" ibareli markasının kapsamında 30. sınıf malların yer aldığı, 35/5 sınıftaki perakendecilik hizmetlerinin yer almadığı ancak bir malı üretenin onu satması da ticari hayatın olağan akışı içerisinde doğal olduğundan 30. sınıf malların satışına ilişkin perakendecilik hizmetlerinde de ilişkili kabul edilmesi gerektiği, davalı başvurusunun "Fitcuit+Şekil" ibaresinden oluştuğu, davacı itirazına mesnet markanın ise "Fitküvi" ibaresinden oluştuğu, işaretler arasında yüksek benzerlik bulunduğu gibi davalının "Fitcuit+Şekil" ibareli markası "Fit" ibaresine tanımlayıcı nitelikteki "cuit" ibaresinin eklenmesi suretiyle oluşturulduğundan ve "cuit" ibaresinin markaya bir ayırt edicilik vasfı kazandırmadığı da nazara alındığında taraf markaları arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1b maddesi çerçevesinde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğundan…”
[9] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.05.2021 tarihli, 2020/2370 E. - 2021/4396 K. sayılı kararında: “doğal olarak dava konusu markanın tescil edilmek istenildiği 35. sınıf 06 emtia grubunun da 1-34. sınıfta yer alan emtialarla doğrudan ilişkilendirilmeye müsait olduğu, dolayısıyla doktrin görüşleri ve yargı kararları ile de benimsendiği üzere 1-34 emtia gruplarında yer alan mallar ile 35. sınıf 06. Alt grubunda özel olarak sınırlandırılmış malların benzerlik göstermesi halinde her iki sınıfın birbiri ile benzer olarak kabul edilmesi gerektiği”
[10] TOPCU, D. (2020). A.g.e., s. 918.
[11] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.09.2019 tarihli, 2018/1192 E. - 2019/5620 K. sayılı kararı.