Barselona Temyiz Mahkemesi’nin yakın zamanda yayınlanan 12 Ocak 2019 tarihli kararında bir istemin koruma kapsamının tarifname ile sınırlanamayacağına hükmetti.
Anılan karara konu uyuşmazlıkta EP1489342 (“EP’342”) sayılı patentin sahibi açmış olduğu patent tecavüzü davası ile davalı yanın pazarladığı “valfler” ile patentin 1 numaralı istemini ihlal ettiğini iddia etmiştir.
EP’342 patentinin 1 Numaralı istemi şu şekildedir:
“1. Aşağıdaki unsurlardan oluşan üç yollu bir valf:
Bir giriş kanalı (1);
Bir birinci çıkış kanalı;
Bir ikinci çıkış kanalı (6);
söz konusu giriş kanalı (1) ile birinci çıkış kanalının kesişme yerinde konumlanan ve ilgili giriş kanalı (1) ile birinci ve ikinci çıkış kanalları arasındaki sıvı iletimini düzenlemeye yarayan kanalların (4, 5) bulunduğu bir musluğu bulunan birinci bağımsız, çeyrek dönüşlü valf (2) ve birinci bağımsız valf (2) ile ikinci çıkış kanalının (6) ortasında yer alan ikinci bağımsız, çeyrek dönüşlü valf. Burada söz konusu birinci çıkış kanalındın boylamasına ekseni giriş kanalının boylamasına eksenine dikey konumdadır ve ikinci çıkış kanalının boylamasına ekseni, giriş kanalının boylamasına ekseni, birinci çıkış kanalının boylamasına ekseni ve ikinci çıkış kanalının boylamasına ekseni genel olarak T-şeklinde bir konfigürasyon ile düzenlenecek biçimde ikinci çıkış kanalının boylamasına ekseni giriş kanalının uzunlamasına eksenine dikey konumdadır. Giriş kanalı (1), birinci çıkış kanalı ve ikinci çıkış kanalı (6) tek tip biçimlendirilmiş olup; birinci bağımsız, çeyrek dönüşlü valf (2) giriş kanalı (1) ile eksenel biçimde hizalanmıştır ve ikinci bağımsız, çeyrek dönüşlü valfın (7) ekseni ikinci çıkış kanalının boylamasına eksenine dikey konumda olup;
karakteristik özelliği musluk (3) ve giriş kanalının (1), musluk (3) giriş kanalı (1) üzerinden üç yollu valfa monte edilebilecek şekilde yapılandırılmış ve uyarlanmış olmasıdır.”
Davalı yan, üretip pazarlamakta olduğu valflerin 1 numaralı istemin “musluk (3) ve giriş kanalının (1), musluk (3) giriş kanalı (1) üzerinden üç yollu valfa monte edilebilecek şekilde yapılandırılmış ve uyarlanmış olması “ unsuru dışındaki tüm unsurları içerdiğini kabul etmiştir.
Ancak bahsi geçen unsur bakımından davalı yan “İstem metinsel olarak “musluğun (3) [kanal (1) üzerinden üç yollu valfa monte edilebilmesini” gerektirdiğini ancak, teknikte uzman kişinin musluğun kanala yalnızca alttan monte edilebileceğini anlayacağı” savına dayanarak tecavüzün mevcut olmadığını iddia etmiştir.
Davalının savunması ve tecavüzün mevcut olmadığı hususu ilk derece mahkemesince kabul edilmiştir. Kararın davacı tarafça temyiz edilmesi üzerine uyuşmazlığı inceleyen Barselona Temyiz Mahkemesi ise şu hususlara dikkat çekerek ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur.
“…Patente ait çizimlerin işlevinin hatalı bir biçimde yorumlanmasına dayalı olduğuna inandığımız için bu sonucu kabul etmemiz mümkün değildir. Davalı, çizimlere göre, yer olmadığı için musluğun üstten takılamayacağını ve bu sebeple yalnızca giriş kanalının (veya merkezi kanalın) alt kısmından takılabileceğini iddia etmektedir.
Bu da, tercih edilen yapılardan birinin, çizimler ile resmedilen yapı olması nedeniyle patentin koruma kapsamını sınırlandırmak amacıyla kullanılması anlamına gelmektedir ki bu uygulama EPC madde 69.1 düzenlemesine aykırıdır. Söz konusu maddeye göre; “Bir Avrupa Patenti veya bir Avrupa Patent başvurusu ile sağlanan korumanın kapsamı istemler ile belirlenir. Yine de, istemlerin yorumlanmasında tarifname ile çizimler kullanılır. Çizimler veya tarifname, istemlere bu şekilde özellikler ekleyerek koruma kapsamını sınırlandırmak için değil genel olarak istemleri yorumlamak için kullanılmalıdır.”
Barselona Temyiz Mahkemesi bahsi geçen kararında EPO Temyiz Kurulu’nun T 1018/02, T-544/89 ve T-681/01 sayılı kararlarını dayanak göstermiştir ve her ne kadar EPO tecavüz incelemesi yapmasa da patentin geçerli olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken EPO tarafından istemin koruma kapsamının nasıl belirlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği ve gözetildiğini ve dolayısıyla bu esnadaki bakış açısının mevcut uyuşmazlıkta istemin koruma kapsamının doğru belirlenmesi bakımından dikkate alınabileceğini belirtmiştir.
EPO Temyiz Kurulu T 1018/02 sayılı kararının 3.8 nolu paragrafında istemin koruma kapsamının nasıl belirlenmesi gerektiği hususuna değinmiş ve bir istemin mantık dışı veya akla yatkın olmayan bir manaya gelecek şekilde yorumlanamayacağına dikkat çekmiştir. Olduğu haliyle açık ve akla yatkın bir anlama sahip olan bir istemin, tarifnamenin yorumu yoluyla farklı bir anlama sahip addedilemeyeceği ifade edilmiştir. Buna göre istemin olduğu halinde var olmayan bir unsurun tarifnameden “import” edilmesi mümkün değildir. Aksi durumda üçüncü kişiler istemin olduğu haliyle sahip olduğu lafza güvenemezler.
EPO Temyiz Kurulu’nun T-544/89 sayılı kararının 3.1 paragrafında ise sadece istemde açıkça belirtilen veya istemden çıkarılabilir olan unsurlar, istemin tekniğin bilinen durumundan farklı olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı değerlendirmesinde dikkate alınır. Tarifnamede yer alan örnekler, bunlar açıkça istemde belirtilmediği sürece, patentin koruma kapsamını sınırlamaz. Benzer şekilde bahsi geçen unsurlara yapılan atıf işaretleri de istemi sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
EPO Temyiz Kurulu’nun T-681/01 sayılı kararının 2.1.1 numaralı paragrafında tarifnamenin istemi “yeniden yazmak” ve istemin teknik unsurlarını “yeniden tanımlanmak” amacıyla kullanılamayacağını; özellikle de istemin genel geçer lafzına bakıldığında isteme ait bir unsur olarak görülen bir unsurun tarifnameye dayanılarak bu istemin kapsamında olmadığı iddia edilemez.
En nihayetinde Barselona Temyiz Mahkemesi, EPO Temyiz Kurulu içtihatları doğrultusunda, istemlerde açıkça belirtilmeyen bir sınırlamanın, tarifname veya çizimlerde yer alması gerekçesiyle istemin sınırlanmasına yol açmayacağına; çizimlerde “tercih edilen” olarak belirtilen seçimlik bir özelliğin, istemin sadece bu spesifik özellikle sınırlı olarak okunmasına yol açmayacağına hükmetmiştir.
Bilindiği üzere Sınai Mülkiyet Kanunu („SMK“) madde 89/(1) uyarınca patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır. SMK 89/(2) ise; Avrupa Patent Sözleşmesi („EPC“) madde 69 ve bu maddenin uygulanmasına dair Protokolü karşılayacak şekilde “İstemler, kullanılan kelimelerin verdiği anlamla sınırlı olarak yorumlanamaz. Ancak istemler, koruma kapsamının tespitinde, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde genişletilemez.” düzenlemesini içermektedir.
EPO Temyiz Kurulu’nun yukarıda değinilen içtihatları uyarınca gerek EPC madde 69 ve uygulanmasına dair Protokolün gerekse bunun ulusal hukukumuzda bir yansıması olan SMK madde 89/2 hükmünün, istemlerin koruma kapsamının tarifname veya çizimler ile genişletilmesi mümkün olmadığı gibi; daraltılmasının da mümkün olmadığı anlamına gelecek şekilde yorumlanması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Av. Selin Sinem ERCİYAS
Eylül 2019
email@example.com