(Görsel http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/image/jpeg/2009-07/parvis.jpg adresinden alınmıştır.)
Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Mart 2012 tarihinde (birleştirilmiş C‑90/11, C-91/11 sayılı davalara ilişkin olarak) verilen C-90/11 sayılı ön yorum (preliminary ruling) kararı ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan markaların değerlendirilmesi konusundaki yorum farklılıklarının giderilmesine yardımcı olacak değerlendirmeler içermektedir. Kararın İngilizce metninin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0090:EN:HTML adresinden görülmesi mümkündür.
Karar yukarıda belirtildiği üzere birleştirilmiş iki davaya ilişkindir.
Birinci davada taraflar, Alfred Strigl ve Alman Patent ve Marka Ofisi’dir. Davanın geçmişi takip eden şekilde özetlenebilir. Alfred Strigl, “Multi Markets Fund MMF” markasının 36. sınıftaki “sigortacılık, finansal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, finansal danışmanlık, sigorta danışmanlığı, parasal işlemler, vb.” hizmetler için tescil ettirilmesi amacıyla 2008 yılında Alman Patent ve Marka Ofisi’ne başvuruda bulunur. “Multi Markets Fund” terimi Türkçe’ye “çoklu piyasalar fonu” olarak çevrilebilirken “MMF” kelimesinin bilinen bir anlamı yoktur. Ofis aynı yıl verdiği kararla başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Ofisin ret kararının gerekçesi “multi markets fund” teriminin finansal piyasalarda rastlanan bir yatırım fonunun ismi olmasıdır. “MMF” kısaltması ise Ofise göre, herhangi bir anlamı bulunmayan, ancak “multi markets fund” teriminin ardında yer alması nedeniyle ortalama tüketicilerde bu terimi oluşturan üç kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltma olarak algılanabilecek bir harf dizisidir. Ofise göre, “MMF” harf dizisi, çok sayıda farklı terimin kısaltması olarak kullanılabilecek olmakla birlikte, başvuruyu oluşturan diğer kelimeler ve tescili talep edilen hizmetler dikkate alındığında ne şekilde kullanıldığı açıktır.
Başvuru sahibi bu karara karşı Federal Patent Mahkemesi’nde dava açmış ve “MMF” harf dizisinin çok sayıda farklı terimin kısaltması olabileceğini, herhangi bir finansal hizmetle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirterek, başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Federal Patent Mahkemesi, bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:
“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde, Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?”
Birleştirilen ikinci davada taraflar, “Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH” ve “Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH” firmalarıdır. Securvita firması “NAI – Der Natur-Aktien-Index” kelime markasını 36. sınıftaki hizmetler bakımından 2001 yılında Alman ofisinde tescil ettirmiştir. 2007 yılında Öko-Invest firması, “NAI” kısaltmasının finans sektöründe “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonun kısaltması olarak kullanılması gerekçesiyle tescilin iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Öko-Invest firması, “Natur-Aktien-Index” kelime kombinasyonunun tanımlayıcı olduğunu öne sürmekte, tanımlayıcı kelime kombinasyonunun ilk harflerinden oluşan ve bu kombinasyonun öncesinde yer alan harf dizisinin de kaçınılmaz olarak tanımlayıcı biçimde algılanacağını belirtmektedir. 2008 yılında Alman Ofisi, Öko-Invest firmasının iddialarını haklı bulmuş, “NAI” kısaltmasının, takip eden tanımlayıcı kelime kombinasyonundaki kelimelerin ilk harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelime kombinasyonunu simgeleyen bir kelime olarak değerlendirileceği görüşüne ulaşmış, bu sebeple markayı bütün olarak tanımlayıcı içerikte bir marka olarak nitelendirmiş ve markayı iptal etmiştir. Bu karara karşı, Securvita firması tarafından dava açılmıştır. Securvita firması, markanın iptal edilmesi için geçerli nedenlerin olmadığını iddia etmektedir. Federal Patent Mahkemesi bu aşamada işlemleri durdurmuş ve davayla ilgili olarak takip eden soruyu Adalet Divanına yöneltmiştir:
“–Tek başına ele alındığında- tanımlayıcı olmayan bir harf dizisi ve tanımlayıcı bir kelime kombinasyonundan oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde yorumlaması halinde, Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçelerinin uygulanması mümkün müdür?
Adalet Divanı, davalara ilişkin incelemesi sırasında davaları birleştirme kararı almış ve iki dava hakkında tek bir karar vermiştir. Adalet Divanı kararının gerekçeleri ve sonucu takip eden biçimdedir.
Adalet Divanı, ilk olarak soruları içerik açısından tahlil etmiştir. Buna göre, her iki davada tartışma konusu edilen terimlerden, “multi markets fund” ve “der natür-aktien-index” kelime kombinasyonları tescili talep edilen hizmetler bakımından hizmetlerin vasfını belirtir nitelikte olmaları nedeniyle tanımlayıcı nitelikte terimlerdir. Bu terimlerle birlikte markaları oluşturan “MMF” ve “NAI” kısaltmaları ise tescili talep edilen hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcı nitelikte kelimeler değildir. Bununla birlikte, her iki kısaltmada yer alan harfler, tanımlayıcı terimlerin ilk harflerin yanyana getirilmesinden oluşturulmuştur. Bu çerçevede, dava konusu her iki markada da kelime kombinasyonları ve kısaltma biçimindeki harf dizileri birbirlerini açıklama ve bağlantılı bulundukları diğer terime dikkati çekme niyetiyle kullanılmıştır. Dolayısıyla, kısaltma biçimindeki iki harf dizisi de, kelime kombinasyonunun kullanımını basitleştirme ve hatırlanmasını kolaylaştırma yollarıyla, ilgili kamu kesiminin kelime kombinasyonunu algılamasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu bağlamda, kısaltma biçimindeki harf dizisinin tanımlayıcı kelime kombinasyonunun başında veya sonunda olmasının önemi bulunmamaktadır. Belirtilen hususlara ilaveten, kelime kombinasyonunun ve harf dizisinin birlikte yer alması suretiyle oluşturulan markaların sıradışı veya kendi anlamına sahip olarak algılanmasını sağlayacak, bir diğer deyişle ibarelerin ilgili kamu kesimince marka olarak ayırt edilmesine imkan verebilecek ek unsurlar her iki markada da bulunmamaktadır. Tersine, kısaltma niteliğindeki (veya öyle algılanan) bir harf dizisini ve bir kelime kombinasyonunu, sıradışı herhangi bir farklı unsura yer vermeksizin sadece bir araya getirmek, ticari hayatta münhasıran hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildiren işaretlerden veya unsurlardan oluşan kelimeler şeklinde değerlendirmeye yol açacaktır. Ayrıca, harf dizilerinin ilgili kamu kesimi tarafından birlikte yer aldıkları kelime kombinasyonunun kısaltması olarak algılanması halinde, bu harf dizileri tek başlarına ayırt edici nitelikte olsalar da, bütün olarak yapılacak değerlendirme bakımından, söz konusu harf serileri markada bulunan tüm unsurların oluşturduğu sonucun (algının) ötesinde bir sonuca (algıya) yol açmayacaktır. Tersine, kelime kombinasyonunu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşan harf dizisi, kelime kombinasyonuna göre tali pozisyonda kalacaktır. Dava konusu markalarda yer alan iki harf dizisi (MMF, NAI) de tek başlarına tanımlayıcı nitelikte olmasalar da, onların kısaltması biçiminde algılandıkları sürece, bu markalarda yer alan tanımlayıcı kelime kombinasyonlarıyla birlikte tanımlayıcı nitelikte olacaklardır.
Dolayısıyla, ilgili kamu kesimi, dava konusu markaları bütün olarak değerlendirdiğinde, finansal hizmetlerin karakteristik özelliklerinin belirtildiği algısına ulaşıyorsa, bu tip markalar Direktif madde 3(1)(c) kapsamında tanımlayıcı markalar olarak değerlendirilmelidir. Adalet Divanı içtihadına göre (bkz. Koninklijke KPN Nederland, paragraf 86), kapsadıkları mallar / hizmetler bakımından tanımlayıcı olan markalar, aynı mallar / hizmetler bakımından aynı zaman da Direktif madde 3(1)(b)’ye göre ayırt edici nitelikten yoksundur.
Sayılan tüm gerekçeler ışığında Adalet Divanı, Alman Federal Patent Mahkemesi’nce yöneltilen sorulara takip eden yanıtı vermiştir:
“Tanımlayıcı bir kelime kombinasyonu ve tanımlayıcı olmayan bir harf dizisinden oluşan kelime markaları bakımından, ilgili kamu kesiminin harf dizisini, bu dizinin tanımlayıcı kelimelerin baş harflerinden oluşması nedeniyle, tanımlayıcı kelimelerin kısaltması olarak algılaması ve bu şekilde markanın bütün olarak tanımlayıcı ibarenin veya kısaltmanın kombinasyonundan oluştuğu şeklinde değerlendirmesi halinde, Direktifin 3(1)(b) ve/veya 3(1)(c) maddelerinde (ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık) düzenlenen ret gerekçeleri, bu tip markalara belirtilen ret gerekçelerinin uygulanması mümkündür şeklinde yorumlanmalıdır.”
Adalet Divanının bu kararı, genele ilişkin bir düzenleme olmaktan ziyade, son derece özel bir duruma (tanımlayıcı kelime kombinasyonu ve bu kombinasyonu oluşturan kelimelerin ilk harflerinden oluşturulmuş harf dizilerinin birlikte oluşturduğu markaların tanımlayıcılığı ve ayırt ediciliği hususu) ilişkin bir değerlendirme ilkesi getirmektedir. Bu haliyle, kararın uygulama alanı içeriği itibarıyla son derece sınırlıdır. Bununla birlikte, uygulamada bu tip markalarla sıklıkla karşılaşılması ve getirilen yorum farklılıklarının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, Adalet Divanı kararının uygulamada birliktelik sağlanması bakımından fayda sağlayacağı şüphesizdir. Aynı değerlendirme, kararda belirtilen ilkelerin Enstitü ve mahkemeler tarafından benimsenmesi halinde Türkiye bakımından da geçerli olacaktır.
Önder Erol ÜNSAL
Mart 2012